LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EN ENTORNOS DIGITALES

Por Germán Stalker.

El art. 4 de la Ley No. 22.3622 establece que la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso, se obtienen con su registro. De esta manera se puede distinguir un producto o servicio de otro. La distinción es la verdadera y única función de la marca (Otamendi;20173).

La marca protege al titular de la marca y también al público consumidor. Pero no de la misma manera. Esencialmente, la protección de la marca está hecha para el dueño de la marca. Y ello es lógico. Sin marcas no habría incentivos para poder volver a comprar el producto. Por esa naturaleza, es esencial para la competencia y el desarrollo económico. La marca tiene un valor territorial absoluto. Esto es, puede ser defendida en todo el territorio nacional y carece de valor fuera del mismo.

El derecho de marcas en Argentina se considera que es un derecho de propiedad. Y como tal, un derecho de apropiación. No se trata de un derecho de creación -excepto en materia de frases publicitarias-. Describe el ámbito del derecho de su titular y permite que terceros sepan cual es el derecho registrado y su alcance. El derecho se obtiene con el registro -sistema atributivo-. Por ello, las infracciones que lo vulneran se producen sólo cuando hay marca registrada. Sino, no hay delito.

Una vez que la autoridad de aplicación realiza el examen de forma y fondo para constatar si la solicitud de marca viola alguno de los artículos de la ley, la marca es registrada y publicada. Los terceros pueden deducir oposición a la solicitud de registro, si tienen interes legítimo. Luego, el titular puede ejercer su derecho frente a las violaciones establecidas en el artículo 31 de la citada Ley4.

Ahora bien, la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación y el mercado digital interpela la interpretación y aplicación del marco normativo, en tanto redefine la manera de hacer negocios y de comerciar bienes y servicios. Las amenazas o violaciones al derecho de marcas en las plataformas digitales genera diferentes visiones sobre la protección que merecen el titular de la marca y el de la plataforma en Europa, Estados Unidos y Argentina.

Dos situaciones son las que han generado mayor controversia en la jurisprudencia y doctrina: i. La responsabilidad de los titulares de los Marketplace – plataformas de e-commerce por la publicidad de avisos e infracciones marcarias; y, ii. la utilización de marcas en los metatags o keywords.

Respecto de la primera cuestión, el Tribunal de Justicia del Mercado Común Europeo (TJMCE) en el caso “Google”5. Analizó si la compañía era responsable por permitir a anunciantes que ofrecían a los internautas imitaciones de productos de Vuitton seleccionar palabras clave correspondientes a la marca y asociarlas a otras palabras clave como ‘imitación’ y ‘copia’. El Tribunal consideró que esta selección no constituía un uso marcario prohibido6. Para ello, entendió aplicable lo previsto en la Sección 4 de la Directiva 2000/317 sobre “Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios” cuyo art. 14 exime de responsabilidad a quien solo almacena datos, en tanto no tenga conocimiento efectivo de la ilicitud de la actividad. Y cuando tenga conocimiento de ello, actúe con celeridad para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Para el segundo supuesto, el mismo TJMCE entendió que la utilización de las keywords por sí sola no es ilegal. Ello, en tanto la palabra clave sea elegida para derivar a sitios en los que se comercializan imitaciones de productos del titular de la marca o bien, simplemente, productos competidores. La ilegalidad dependerá́ del anuncio que aparezca en la página.

El mismo Tribunal confirmó estas posturas en las Causas “L’Oreal”8 e “Interflora”9. En este último caso dijo que el uso de la marca en la keyword será ilegal si menoscaba la función de indicación de origen. Ello sucede cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor razonablemente informado determinar si los productos o servicios anunciados provienen del titular de la marca o de un tercero. Si el aviso no causa confusión, no hay ilegalidad.

En los Estados Unidos de Norte América han habido fallos en uno y otro sentido y un gran debate doctrinario. Pero no existe aún una sentencia de la Corte Suprema que tenga por definida la problemática. Dicho sea de paso, no se hace allí mayor diferencia entre keywords y metatags al discutirse su legalidad10.

En Argentina, la Corte Suprema de Justicia entendió que los buscadores de internet no tienen responsabilidad sobre los avisos que se suben, en tanto no tienen el deber de vigilar 11. Sin embargo, la Cámara Civil y Comercial Federal12, ha establecido responsabilidad al operador de una plataforma en ciertos casos, fijando algunos parámetros que son un punto de partida para la discusión y el análisis. El modo en que el operador de la plataforma toma conocimiento de los avisos transgresores y el papel activo cobre el control de los datos que almacena está en directa relación con su capacidad para evitar el uso indebido y la responsabilidad por daños producidos.

En la doctrina, el Dr. Otamendi13 considera que el titular de la marca tiene la carga de vigilar la plataforma para encontrar presuntas infracciones pero no puede prohibir que se avisen productos con su marca. El operador de la plataforma, debe dar de baja avisos en caso de infracción por sentencia firme.

Estamos de acuerdo con el Dr. Otamendi al entender que el objetivo del titular de la marca y del operador de la plataforma debe coincidir. Esto es, no permitir anuncios de productos con marcas en infracción. El autor, concluye con sabiduría que “Ambos deben colaborar para que no se cometan injusticias y daños a quienes comercian honestamente.”